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Prescrição da Ação para Anular ou Modificar Denominação de Sociedade - um caso especial

Por: Newton Silveira, sócio titular do escritório LEXNET Especialista em Propriedade Intelectual.

Acórdão proferido na Apelação Cível n. 25.334 TJSP, publicado na Revista dos Tribunais nº 159, pp. 205/206, cuida da prescrição da ação para anular ou modificar denominação semelhante ou idêntica à de outra sociedade.

Cuida o acórdão de hipótese em que o nome comercial coincidia com marca registrada da mesma empresa, hipótese em que a prescrição da ação tendente a modificar nome comercial coincidiria com a de nulidade da marca, não podendo exceder este prazo. Na parte final do acórdão mencionado, que é de 8/8/1945, consta: ?Os pareceres de fls. do Prof. Tullio Ascarelli e do Dr. Gama Cerqueira demonstraram a subsistência da lei 1.236, no tocante à prescrição alegada pela ré e decretada pela sentença?.

Os pareceres mencionados no acórdão foram objeto de comentário de Newton Silveira na Revista de Direito Mercantil nº 52, pág. 108 e segs., destacando-se:

Os acórdãos ora publicados tocam na controvertida questão da prescrição da ação que objetiva a cessação da contrafação de marca ou nome comercial.

Cumpre destacar que a tão propalada constância e antiguidade da jurisprudência que defende a tese da prescrição quinquenal perdeu, na atualidade, seu fundamento por sua própria antiguidade, e pelas modificações legislativas que se lhe seguiram.

De fato, a questão foi levantada inicialmente em célebre julgado que se baseou em pareceres de João da Gama Cerqueira e Tullio Ascarelli, insertos na RT 159/17 e 159/13 a 16, respectivamente, onde os renomados mestres se basearam no art. 10, 2, da Lei 1.236 de 1904, defendendo o prazo prescricional de seis meses para a propositura desse tipo de ação. O fato é que tal prazo seria de aplicar-se, nos estritos termos do referido n.2 do art. 10 da Lei citada, in fine, verbis: ?…se não forem intentadas até seis meses depois do registro da marca? (grifamos).

É que era costume à época o registro de marcas complexas (rótulos) que, em geral, continham, além da marca propriamente dita, o nome comercial de seu proprietário. E não seria coerente admitir-se a ação para compelir alguém a alterar sua denominação se o registro que a continha não mais pudesse ser anulado.

As leis posteriores de propriedade industrial ampliaram dito prazo de seis meses para cinco anos, mas não alteraram a razão determinante da existência da prescrição naquele caso, ou seja, a existência de um registro.?

Do parecer de Tullio Ascarelli na Revista dos Tribunais nº 159, de janeiro de 1946, pág. 20:

?Aliás, o art. 3º do decreto n. 2.627 inova sobre o direito anterior no que respeita à possibilidade de incluir na denominação da companhia o nome do fundador; no que respeita à obrigatoriedade da menção do objeto; no que respeita à explícita e simultânea menção da ação administrativa do prejudicado para requerer a modificação na denominação.

Não inova, porém, sobre o direito anterior, no que respeita à ação judiciária do prejudicado para requerer a modificação da denominação.
A este respeito o §2º, do art. 3º, do decreto n. 2.627, coincide com o art. 2º do decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890; com o art. 2º da lei n. 3.150, de 4 de novembro de 1882; com o art. 14, §2º, do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891.

Por isso, aplicada a prescrição do decreto n. 1.236 quanto à ação prevista nos artigos acima citados, não parece possível admitir tenha sido esta prescrição revogada pelo art. 3, §2º do decreto n. 2.627, pois que este apenas repete o que já decorria das disposições do direito anterior, ora lembradas.

Observe-se, ademais, caso assim não fosse, estaria a ação do art. 3º do decreto n. 2.627 sujeita à prescrição ordinária. Esta conclusão contrastaria aquelas exigências de segurança jurídica e de tutela do aviamento que, com o decurso do tempo, sempre se vêm formando em torno de uma denominação.

Pode-se talvez notar a respeito que, consoante a tese contrária, a prescrição para a modificação da denominação seria mais longa do que a para a anulação da marca, o que acarretaria o absurdo de poder uma sociedade continuar adotando um determinado nome na própria marca, embora não podendo adotá-lo na sua denominação.?

Ora, estando a parte característica do nome comercial integrada na marca registrada da mesma empresa, sempre poderia o titular do registro usá-la:

?O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de por no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio; mas as nossas leis não preveem a hipótese para reprimir esses abusos que, conforme as circunstâncias, podem constituir atos de concorrência desleal, dando lugar à ação de perdas e danos?(João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, tomo II, Editora Lumen Juris, 2010, Rio de Janeiro, pág. 120)