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O ESCRITÓRIO PAULISTANO OBTEVE ÊXITO EM DUAS AÇÕES JUDICIAIS
*Eduardo Dietrich e Trigueiros, LEXNET São Paulo (SP).

PRIMEIRO CASO: Nulidade de marca

        O primeiro processo, que tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro, trata de pedido de nulidade de marca que colide com marca idêntica à do cliente, registradas em classes nacionais afins (antigas 27.20 e 19.10).

        Foi concedida nulidade administrativa. A parte contrária recorreu junto ao INPI, obtendo efeito suspensivo da nulidade em razão do recurso. Propôs-se a ação judicial em favor do cliente. A r. sentença foi favorável à nulidade, decretando-a. O curioso neste caso foi o papel jurídico conferido ao INPI.

        Em ações judiciais que versam sobre a nulidade de marca ou patente é normal que o INPI use o texto da lei, interpretando-o à sua melhor serventia, para figurar como assistente de uma das partes, intervindo como terceiro no processo. Muito raramente interessa ao INPI figurar como parte no processo, oportunidade em que defende a tese oposta, e passa a figura como co-réu ou co-autor nos autos.

        Na maioria esmagadora dos casos, inclusive por conta de atribuição de responsabilidade em caso de condenação, o INPI insiste em figurar como assistente na causa, o que nem sempre é interessante, uma vez que, dependendo da matéria jurídica assessória tratada na demanda, como, por exemplo, um pedido de indenização, a autarquia chega a defender a incompetência da Justiça federal para tratar da matéria, o que obriga a nós, advogados, a desenvolver argumentos jurídicos de largo alcance para evitar submeter a mais de um Juízo os fatos referentes uma mesma nulidade.

        Na sentença aqui discutida, entretanto, o magistrado foi categórico e decidiu: “Inicialmente, rejeito a argüição do INPI de ilegitimidade passiva, uma vez que a autarquia possui atribuição institucional para proceder registros e cancelá-los, tutelando a legalidade dos mesmos. Além disso, eventual acolhimento do pedido afetará diretamente o INPI, que deverá cumprir a decisão deste juízo.”

        Realmente, há muito que comemorar. Este é um bom exemplo de uma decisão lúcida e bem fundamentada. E o que a torna ainda mais especial: foi em favor de nosso cliente.

SEGUNDO CASO: Questões sobre Prescrição

        O segundo caso traz aspecto interessante relativo à questão da prescrição. O cliente ingressou com ação de nulidade de marca na Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque o registro da marca foi negado a ele, sob o argumento de que a marca era comum e vulgar, mas concedido, posteriormente, a terceiro. O cliente continuou usando a marca. A empresa que obteve o registro notificou nosso cliente. Nosso cliente ingressou com a ação.

        O INPI, que é parte necessária em ação de nulidade marcária, contestou a ação e alegou, em preliminar, a prescrição do direito de ação do cliente para se insurgir contra o indeferimento do registro da marca para si. Também a empresa ré, detentora da marca anulanda, contestou a ação e alegou prescrição em preliminar.

        A preliminar de prescrição foi rejeitada, com base nos seguintes argumentos: a) o cliente recorreu administrativamente do indeferimento do registro da marca e continuou usando a marca, porque o argumento do INPI para indeferir o registro foi o de que a marca é comum ou vulgar (portanto qualquer um poderia utilizá-la, dada a ausência do requisito da distintividade); b) que a suposta lesão ao direito do cliente não teria ocorrido a partir da negativa do registro da marca para ele, mas sim quando o cliente tomou conhecimento de que a mesma marca foi concedida a terceiro.

        O trecho final da decisão resume bem a questão: “Aplica-se à espécie o princípio `actio nata´, em decorrência do qual a prescrição guarda relação necessária com o nascimento da obrigação, no momento em que surge a pretensão à tutela jurisdicional, ou seja, quando praticado o ato lesivo que, in casu, consubstancia-se na alegada preterição ao direito da Autora ao registro de marca idêntica que lhe indeferido, mas concedido a 2ª ré. E o Autor somente tomou conhecimento dessa alegada lesão quando recebeu a notificação enviada pela segunda Ré.”

        Neste caso, a sentença anulou o registro da marca da empresa ré, e, ao mesmo tempo, determinou a sua adjudicação ao cliente, corrigindo, a um só tempo, o equívoco da não concessão da marca, e o da concessão posterior a terceiro.

*Eduardo Dietrich e Trigueiros, advogado da Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados – associado LEXNET especialista em Propriedade Intelectual.